L’acquisition de la distinctivité d’une marque européenne par l’usage

La marque tridimensionnelle « KIT KAT 4 FINGERS » de Nestlé désignant les « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres » alimente le débat sur l’étendue territoriale de la preuve de l’acquisition de la distinctivité d’une marque européenne par l’usage.

Après l’enregistrement de la marque en 2006, la société concurrente Mondelez a introduit devant l’OHMI (actuel EUIPO) une action en nullité pour défaut de distinctivité (art.7 paragraphe 3 du règlement n° 207/2009). L’Office a conclu en première instance, en 2011, à la nullité de la marque. La Chambre des recours a ensuite été saisie et a considéré que Nestlé avait su démontrer l’acquisition du caractère distinctif de cette marque européenne. Le Tribunal de l’Union européenne a, par la suite, annulé la décision de la Chambre des recours considérant que les éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque en question étaient insuffisants.

Nestlé aurait réussi à prouver que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union européenne représentant 90% de la population du territoire européen. Néanmoins, des preuves suffisantes en Belgique, Irlande, Grèce, Portugal et Luxembourg n’auraient pas été apportées.

Les parties ont formé un pourvoi contre cette décision du Tribunal devant la Cour de justice. Dans l’attente de la décision, les conclusions de l’avocat général ont été communiquées le 19 avril dernier et ont pour vocation de constituer un projet de décision.

La preuve de l’acquisition du caractère distinctif peut être apportée de façon globale pour tous les Etats membres ou de façon séparée par pays, régions ou groupes de pays. Toutefois, l’acquisition du caractère distinctif d’une marque européenne par l’usage n’est pas démontrée si les éléments de preuve ne traitent pas une partie de l’Union, même non substantielle, ou même concernant un seul Etat membre.

Pour rapporter cette preuve, il est de jurisprudence constante qu’il est excessif d’exiger une preuve du caractère distinctif pour chaque pays pris individuellement. Il convient ainsi de tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive et de voir si une extrapolation de ces preuves peut être faite pour l’ensemble de l’Union européenne.

En l’espèce, Nestlé a admis lors de l’audience devant la Cour que les éléments de preuve apportés pour dix pays de l’UE ne pouvaient servir de base pour extrapoler l’acquisition dans les cinq pays manquants. Dans ces conditions, l’avocat général considère que l’arrêt du Tribunal ne peut être que confirmé et recommande l’annulation de la décision de la Chambre des recours de l’Office et donc l’annulation de la marque contestée.

En conclusion, pour prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque européenne, il ne faut négliger aucun pays de l’Union européenne ! La preuve doit être apportée pour chaque pays même si les éléments de preuve peuvent regrouper plusieurs régions et être acceptés par extrapolation.